Licentieovereenkomst? 10 tips

Als u een ander toestemming geeft om gebruik te maken van uw intellectuele eigendom, geeft u een licentie. In de praktijk ontstaan er regelmatig discussies en geschillen over licenties. Vaak komt dat omdat er vooraf onvoldoende of onduidelijke afspraken zijn gemaakt. Daarom geeft Schenkeveld Advocaten u 10 aandachtspunten bij het opstellen van een licentieovereenkomst.

Wat is een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht (de licentiegever) een gebruiker (de licentienemer) toestemming (een licentie) geeft om dit intellectueel eigendomsrecht (zoals een merk, model, octrooi, kwekers, databanken- of auteursrecht) op een bepaalde manier te mogen gebruiken.

Denkt u daarbij aan een fotograaf die een klant toestemming geeft om bepaalde afbeeldingen te gebruiken, de softwareleverancier die zijn klant toestemming geeft software te gebruiken of het bedrijf dat onder de merknaam van de licentiegever producten gaat verkopen.

Een licentieovereenkomst is meestal vormvrij, net zoals veel andere contracten. Dat betekent dat de overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk kan worden gesloten en partijen vrij zijn om de overeenkomst zelf vorm te geven. Uiteraard adviseren wij u om de afspraken altijd schriftelijk vast te leggen, omdat bij een mondelinge overeenkomst achteraf niet meer nagegaan kan worden wat u nu eigenlijk had afgesproken. Voorts is het soms goed een licentieovereenkomst te registreren. Dat kan vanzelfsprekend alleen indien de overeenkomst schriftelijk is opgemaakt.

10 tips bij het opstellen van een eenvoudige licentieovereenkomst

Welke belangrijke onderwerpen worden normaliter in een eenvoudige licentieovereenkomst opgenomen?

1. De partijen bij de overeenkomst

Wie is de licentiegever en wie is de licentienemer? Is de licentienemer een concern? Neem dan ook op
of de licentie ook geldt voor dochter- en/of zusterondernemingen.

2. Waarvoor de licentie wordt verleend

Om welke producten of diensten gaat het? En gaat het om het volledige product of de volledige dienst, of slechts een deel daarvan? Mag de licentienemer afwijken?

3. De branche of het gebied waarvoor de licentie wordt verleend

Geldt de licentie alleen voor een bepaalde branche of sector? Of alleen voor een bepaald geografisch gebied, zoals een regio, land of continent? Een beperkte licentie geeft de licentiegever de mogelijkheid om voor andere branches of gebieden een licentie aan een ander te geven.

4. De looptijd van de licentie

Hoe lang mag de licentienemer van de licentie gebruik maken? Is er na afloop van deze looptijd een verlenging mogelijk? En wat gebeurt er als de licentienemer een periode niets met de licentie doet, kan de licentiegever de licentie dan opzeggen?

5. Het type licentie

Gaat het om een exclusieve licentie of niet (bij een exclusieve licentie mag de licentiegever geen andere licenties voor dit product of deze dienst verlenen)? Mag de licentiegever zelf nog wel gebruik maken van het intellectuele eigendomsrecht? En ook belangrijk: mag de licentienemer op zijn beurt een sublicentie afgeven?

6. De licentievergoeding

Wordt er een vastgesteld bedrag betaald? En is dat eenmalig of periodiek? Of wordt er een vooraf afgesproken percentage van de omzet of winst afgedragen, of een bedrag per verkocht product (dan spreken we van royalty’s)? En moet er in dat geval wel een minimumvergoeding worden betaald? Of is de vergoeding afhankelijk van het aantal gebruikers, zoals bij software?

7. Intellectuele eigendom

Wie is de rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten en wie verkrijgt de rechten op verbeteringen/wijzigingen aangebracht door de licentienemer?

8. De beëindiging

Is het mogelijk het contract tussentijds te beëindigen? En zo ja, in welke gevallen? Bijvoorbeeld bij inbreuken op de intellectuele eigendom van de licentiegever, of bij faillissement of wanbetaling van de licentienemer? Is er een opzegtermijn, en zo ja, hoe lang is die opzegtermijn?

9. Een geschillenregeling

Hoe gaat u om met inbreuken en geschillen?

10. Welk recht van toepassing is

Als u samenwerkt met een buitenlandse partner: welk recht is van toepassing?

De overeengekomen voorwaarden moeten voldoen aan het mededingingsrecht. Dit is belangrijk omdat niet voldoen kan leiden tot nietigheid van de overeenkomst.

Vragen?

Wilt u een licentieovereenkomst laten opstellen of laten controleren? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten IE-recht. Dat kan door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen.