Intellectueel eigendomsrecht: het grote succes van het Gemeenschapsmerk maar het blijft ingewikkeld; de oppositieprocedure nader beschouwd

UW RECHT IN DE PRAKTIJK (column in het tijdschrift Vindingrijk)

Ik schrijf al zeer lang columns in Vindingrijk. Voorzover ik kan nagaan heb ik u nooit verteld over het Gemeenschapsmerk of op zijn Engels het Community Trademark (de “CTM”). Gezien het zeer grote succes van de CTM vond ik het een goed idee haar nu in de schijnwerpers te zetten en eens beter te kijken naar de zogenaamde oppositieprocedure.

Om het grote succes van de CTM en de oppostieprocedure te begrijpen eerst een stapje terug. Voor 1996 – het geboortejaar van de CTM – bestonden er slechts nationale merken binnen de Europese Unie. Een – belangrijke – uitzondering daarop vormde het Beneluxmerk. Het Beneluxmerk gaf de houder, die zijn merk in het Beneluxmerkenregister had geschreven, bescherming in Nederland, België en Luxemburg. Een houder van een Frans merk echter had slechts bescherming in Frankrijk, de houder van een Duits merk slechts in Duitsland en ga zo maar door. Dit maakte dat een bedrijf dat zaken deed in een aantal landen van de Europese Unie in al die landen afzonderlijk een merk moest aanvragen. Hij werd dat geconfronteerd met afzonderlijke fees, oppositieprocedures en afwijkende plaatselijke gebruiken. Zeer vervelend en vaak duur. Er waren wel manieren om het leed iets te verzachten maar ideaal was het niet.

Door de introductie van de CTM is dit niet meer nodig. U volgt een aanvraagprocedure en hebt dan – als de CTM wordt verleend - vervolgens bescherming in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Voor een kleine EUR 2000 hebt u vaak al zo’n Gemeenschapsmerk. Dat tarief is inclusief de bijstand van een gemachtigde. Het Gemeenschapsmerk is een zeer groot succes geworden. Veel ondernemingen in Nederland die buiten de Benelux zaken doen, zijn in het bezit van een CTM. Niettegenstaande het feit dat de CTM een grote stap voorwaarts is, blijft het systeem – en dat kan eigenlijk ook niet anders – ingewikkeld. Naast de gewone problemen, zoals de vraag of het betreffende teken wel kan worden gemonopoliseerd, is er het probleem van de nationale merken en andere rechten.

Doordat in feite bescherming wordt aangevraagd voor 27 jurisdicties kunnen bedrijven in die 27 jurisdicties bezwaar aantekenen tegen de verlening van een CTM en ook later de nietigheid van het merk inroepen. Dat zijn uiteraard de bedrijven die van mening zijn dat zij oudere rechten hebben in het betreffende territorium dan de partij die de CTM heeft aangevraagd of daar houder van is. Zo’n ouder recht kan een CTM zijn maar ook een nationaal merk of zelfs een handelsnaam o.i.d. Het is dus mogelijk dat een bedrijf dat in Finland zaken doet en over een Fins merk beschikt kan voorkomen dat een veel groter bedrijf dat zaken doet in Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland en Oostenrijk zijn CTM krijgt. Als deze casuspositie zich voordoet dan wordt er aan de grotere partij geen CTM verleend. Hij valt dan weer terug op de nationale bescherming.

Een groot deel van dit soort bezwaren wordt afgehandeld in de oppositieprocedure die zich afspeelt bij het Europees Merkenbureau (het “OHIM”) in Alicante. Het instellen van een oppositieprocedure heeft veel voordelen vandaar het grote aantal oppositieprocedures. Nadat het OHIM heeft aangegeven dat zij in principe bereid is om de CTM te verlenen kan er gedurende een termijn van drie maanden oppositie worden ingesteld door entiteiten die menen dat zij oudere rechten hebben dan de aanvrager. In ons voorbeeld, de Fin dus. Het instellen van de oppositie begint door het indienen van bepaalde formulieren, daarna volgt een substantiëring waarna de aanvrager zijn antwoord kan indienen. Het grootste deel van deze procedures vindt plaats in de Engelse taal en is schriftelijk. Na het uitwisselen van de stukken volgt dan het oordeel van het OHIM. Van het oordeel kan vervolgens weer beroep worden ingesteld bij het OHIM en vervolgens het Europese Hof van Justitie. Zolang de oppositie niet in het voordeel van de aanvrager is beslist, is het merk niet verleend. U begrijpt dat de oppositieprocedure vaak ook een tactisch wapen is. 

Altijd dus weer een diepe zucht als de drie maanden termijn om is en het merk wordt ingeschreven.

Annette Mak
a.mak@schenkeveldadvocaten.nl